hiệu; và (3) việc bị cáo sử dụng nhãn hiệu để định hình hàng hoá, dịch vụ mà có khả năng gây nhầm lẫn1. Khả năng gây nhầm lẫn của một nhãn hiệu được xét theo một số khía cạnh, bao gồm: (1) sức mạnh của nhãn hiệu; (2) sự tương đồng của hàng hoá; (3) sự giống nhau của các nhãn hiệu; (4) bằng chứng về sự nhầm lẫn trong thực tế; (5) sự giống nhau của các kênh marketing được sử dụng; (6) mức độ cảnh cáo được thực hiện bởi người mua điển hình; (7) mục đích của bị cáo. 2 Như vậy, trong vụ việc trên, ta có thể thấy: Thứ nhất , nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass đã đăng kí bảo hộ nhãn hiệu Alice Through The Looking Glass với Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì với nhóm hàng 16 (Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác), nhóm hàng 30 (Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê) và nhóm hàng 36 (Quảng cáo; Quản lý kinh doanh; Quản lý giao dịch; Hoạt động văn phòng) và đã được cấp bằng bảo hộ hợp pháp. Đồng thời nhà bán lẻ này còn kinh doanh các mặt hàng quần áo và đồ lưu niệm mang chủ đề của cuốn sách Alice In Wonderland, mang thương hiệu Alice Through The Looking Glass chưa được đăng kí bảo hộ. Thứ hai, nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này theo chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 86570899, 86701483, 86083535 đã được đăng kí tại Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì. Tập đoàn Walt Disney không phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nói trên. Thứ ba, nhãn hiệu trên của Alice Through The Looking Glass được tập đoàn Walt Disney sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn rất lớn với nhãn hiệu của doanh nghiệp bán lẻ nói trên, xét trên các khía cạnh:
1 2
Theo https://www.law.cornell.edu/wex/trademark_infringement Theo https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm
6
Khía cạnh
Nhãn hiệu của
Nhãn hiệu của Walt Disney
Alice Through The Looking Glass Sức mạnh của nhãn hiệu
Tại UK: được khá nhiều người biết đến. Tại Mỹ: bắt đầu thâm nhập thị trường .
Sự tương đồng của hàng hóa Hàng hóa nhóm 16, 30 và 35, quần áo theo chủ đề Alice In Wonderland và đồ lưu niệm theo chủ đề Alice In Wonderland. Sự giống nhau của các nhãn hiệu
Bộ phim Alice Through The Looking Glass sau khi được công bố vào năm 2014 thì đã được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Bàn cờ, sách (thuộc Hàng hóa nhóm 16), quần áo mang chủ đề Alice In Wonderland, bộ phim mang tên Alice Through The Looking Glass.
Phân tích ở dưới
Sự giống nhau của các kênh marketing được sử dụng
Shop online, cửa hiệu bán lẻ
Mục đích của bị cáo (Walt Disney)
Nhằm kiếm lời mặc dù đã biết về việc trùng nhãn hiệu và nhãn hiệu này đã được đăng kí.
Xét về sự tương đồng của 2 nhãn hiệu, ta thấy:
7
Shop online
Nhãn hiệu Nguồn gốc, ý nghĩa Cách phát âm
Nhãn hiệu của Alice Through The Looking Glass
Nhãn hiệu của Walt Disney
Tên tự đặt, lấy từ bộ phim Tên tự đặt, lấy cảm hứng từ câu chuyện Alice sắp sửa được ra mắt cùng In Wonderland. tên.
Giống y hệt nhau gần 100%, chỉ khác là có thêm chữ “Disney” ở trước.
Alice Dòng chữ “Alice Through The Looking Glass” viết nghiêng, được cách điệu hóa đơn giản ở một số chữ cái. Chữ đen nền trắng.
Cách thể hiện Disney
Dòng chữ “Disney Alice Through The Looking Glass”, được viết cách điệu hóa ở mọi chữ cái. Chữ cái được cách điệu được kéo dài ở các nét bắt đầu hoặc/và nét kết thúc, được làm cho gồ ghề ở một số chữ. Chữ trắng nền đen. Theo phân tích trên, ta thấy rằng nhãn hiệu của cửa hàng “Alice Through The Looking Glass” mới chỉ đang thâm nhập vào thị trường Mỹ, chưa có danh tiếng, nên sẽ dễ dàng bị nhầm với nhãn hiệu của Disney. Hơn nữa, hai nhãn hiệu này cũng có kinh doanh trong cùng một số nhóm hàng hóa, do đó người tiêu dùng càng dễ bị nhầm lẫn hơn.
8
Mặc dù xét về cách thể hiện thì có đôi chút khác biệt ở cách cách điệu và từ “Disney”, nhưng màu sắc về cơ bản vẫn là đen trắng, đồng thời cách phát âm của cả hai nhãn hiệu là giống nhau tới gần 100%. Hai
nhãn hiệu này có tính phân biệt thấp.
d) Chứng cứ pháp lý
Đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ quy định các vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu Liên bang, Điều 15 mục 1125 và Điều 15 mục 1114. Theo Công ước Paris, “ Mỗi nước thành viên phải từ chối đăng ký, huỷ bỏ đăng ký và cấm sử dụng các nhãn hiệu là bản sao chép, mô phỏng, hoặc dịch nghĩa có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác ở nước đó cho những hàng hoá cùng loại hoặc tương tự. Thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký nhãn hiệu như vậy không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên nếu nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng với ý định xấu, sẽ không được hạn chế thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký hoặc ngăn cấm sử dụng.” Mỹ là một thành viên của Công ước Paris.
e) Kết luận Như vậy theo các chứng cứ pháp lý và phân tích nêu trên, thì hành vi sản xuất và phân phối các hàng hóa sách, bàn cờ của Disney sử dụng nhãn hiệu “Alice through the looking glass” là vi phạm pháp luật của Mỹ. Để đảm bảo ổn thỏa thì Disney có thể thỏa thuận bồi thường cho nhà bán lẻ trên một khoản tiền tương xứng để bù đắp cho việc cố tình vi phạm của mình, đồng thời thực hiện một trong các việc sau:
Loại bỏ dấu hiệu: Thay đổi nhãn hiệu hàng hóa được sản xuất liên quan tới bộ phim sắp sửa ra mắt. Tuy nhiên nếu hàng hóa sản xuất ra không có cùng nhãn hiệu với phim thì sẽ ít thu hút được khách hàng. Muốn làm điều này, cần thay đổi luôn cả tên của bộ phim. Điều này vô cùng tốn chi phí. Loại bỏ hàng hóa: Hủy bỏ việc phân phối các sản phẩm thuộc nhóm hàng 16 có sử dụng nhãn hiệu “Alice through the looking glass” tại Mỹ và UK để tránh trùng lặp với nhãn hiệu của cửa hàng bán lẻ Alice Through The Looking Glass.
9
2. Case #2: Frappucino vs. Freddoccino a) Tóm tắt case
Starbucks là thương hiệu café hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, đã hoạt động được 46 năm (1971) trong lĩnh vực này, sở hữu nhiều loại đồ uống trong đó có café sữa đá Frappuccino (1991) – nhãn hàng nổi tiếng khắp nước Mỹ. Obsidian sở hữu chuỗi cửa hàng café “Coffee Culture” tại Canada và Mỹ, hiện cũng đang cung cấp một loại café lạnh Freddoccino. Sau một thời gian, Obsidian bắt đầu thay đổi tên gọi của đồ uống Freddoccino thành Freddo’ trên menu đồ uống tại một số cửa hàng của mình tại US. Tuy nhiên, menu chỉ được thay đổi tại một số cửa hàng, các cốc đồ uống vẫn in tên Freddoccino, nhân viên vẫn gọi đồ uống này với tên gọi cũ và vẫn thừa nhận tên gọi này khi khách hàng gọi đồ. Dù chưa đăng ký quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, Obsidian vẫn thiết kế nhãn Freddoccino với biểu tượng nhãn hiệu đã được đăng ký ®, kèm theo đó là chứng nhận thương mại công bằng “Fair Trade Certificated”. Ngay sau khi biết được Coffee Culture cung cấp dòng sản phẩm café sữa đá Freddoccino giống với café sữa đá Frappuccino của Starbucks, năm 2016, Starbucks đã kiện chuỗi cửa hàng café Obsidian về việc vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của mặt hàng café Frappuccino của Starbucks.
b) Đối tượng sở hữu trí tuệ Đối tượng ở trường hợp này là nhãn hiệu Frappuccino - tên gọi một loại đồ uống đã được đăng ký bảo hộ tại Phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 1996, Chủ sở hữu nhãn hiệu là Starbucks, được hưởng các quyền độc quyền sử dụng đối với cụm từ trên theo Luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ, bao gồm: Quyền sử dụng nhãn hiệu, Quyền được công nhận nhãn hiệu trên toàn nước Mỹ; Quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Quyền yêu cầu ngăn cản các hành vi xâm phạm nhãn hiệu; … c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Tập đoàn Obsidian Group Phân tích hành vi xâm phạm: Tương tự như case #1, để xem xét xem hành vi nói trên có phải là hành vi xâm phạm nhãn hiệu không, thì ta xem xét phân tích như sau: Thứ nhất , Starbucks đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Frappuccino với nhóm hàng 30 (thực phẩm thiết yếu – Staple Food Products), bao gồm café, trà, các loại đồ uống cocao và espresso, đồ uống với thành phần chính là café, trà, cacao, đồ uống pha sẵn (đóng chai, hộp), các loại đồ uống
10
pha chế đông lạnh cùng sữa lắc và kem. Starbuck đã được cấp bằng chứng nhận bảo hộ hợp pháp. Thứ hai, Starbucks là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này theo chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 78567766 đã được đăng kí tại Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì. Tập đoàn Obsidian Group không phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nói trên. Thứ ba, nhãn hiệu Freddoccino mà Obsidian đang sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn rất lớn trên thị trường tiêu thụ. Cùng xem xét trên một số khía cạnh sau: Khía cạnh
Nhãn hiệu Frappuccino
Nhãn hiệu Freddoccino
Sức mạnh của nhãn hiệu
Đây là một nhãn hàng nổi tiếng và đặc biệt của Starbucks: Cuối năm 2015, doanh thu của đồ uống Frappuccino tại Mỹ đạt tổng cộng 2,5 tỷ USD. Nhãn hiệu này đã tạo được sức ảnh hưởng lớn trên cả các phượng tiện truyền thông: Hơn 11 triệu người thích Fanpage Frappuccino của Starbucks và hơn 196 000 người follow twitter @Frappuccino. Đồng thời Frappuccino cũng xuất hiện nhiều thông qua phim ảnh, báo chí.
Sự tương đồng của nhãn hiệu Sự tương đồng của sản phẩm
Một trong 4 loại đồ uống chính được phục vụ tại chuỗi cửa hàng Coffee Culture. Tuy nhiên, sản phẩm này được tung ra muộn hơn so với Frappuccino (sau khi Frappuccino đã nổi tiếng) và Obsidian cũng chưa đầu tư nhiều vào xây dựng thương hiệu cho mặt hàng này.
Phân tích ở dưới Đều là hàng hóa thuộc nhóm hàng 30. Chất lượng của Freddoccino khác với chất lượng của Frappuccino. Giống ở hình thức của sản phẩm: đều có kem bông tuyết ở phần ngọn.
Sự giống nhau của các kênh Marketing được sử dụng Mục đích của bị cáo
Online và Offline. Thu lợi nhuận từ việc lợi dụng sức mạnh của nhãn hiệu đã nổi tiếng.
11
Xét về sự tương đồng của 2 nhãn hiệu, ta thấy:
Nhãn hiệu Freddoccino tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng Frappuccino ® của Starbucks từ cách phát âm đến ngữ nghĩa: Cả 2 đều bắt đầu với FR Kết thúc bằng CCINO Bao gồm 4 âm tiết Gợi liên tưởng đến một loại café lạnh lấy cảm hứng từ Châu Âu Freddoccino và Frappuccino tương tự nhau từ cách trang trí cốc café đến kiểu dáng của loại cốc đựng. Starbucks’ FRAPPUCCINO®
Obsidian’s FREDDOCCINO
Ngoài ra, Tập đoàn Obsidian Group còn mắc lỗi lừa gạt người tiêu dùng:
Obsidian đã cho ra mắt nhãn hiệu Freddoccino với biểu tượng nhãn hiệu đã được đăng ký ® trên các kênh phân phối của mình, dù chưa đăng ký quyền sở hữu cho nhãn hiệu Freddoccino. Obsidian đã công bố rằng các thức uống và dịch vụ của Coffee Culture được chứng nhận “Thương mại công bằng” . Trên thực tế, các cửa hàng của Coffee Culture không cung cấp bất cứ sản phẩm café được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thương mại công bằng nào cả mà chỉ cung cấp một số lượng giới hạn trà được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thương mại công bằng. Sau khi nhận thức được vấn đề, Obsidian đã thay đổi menu tại một số cửa hàng tại Mỹ của mình và đổi tên thành Freddo’s. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả khi những cửa hàng đã thay thế tên gọi mới cho đồ uống Freddoccino, loại cốc được phục vụ vẫn được thiết kế với tên nhãn hiệu Freddoccino và nhân viên vẫn sử dụng tên gọi Freddoccino cho loại café sữa đá lạnh này. Bên cạnh đó, nhãn hiệu Freddoccino (với biểu tượng ®) vẫn xuất hiện trên các menus tại các cửa hàng US Coffee Culture khác và trên website của Coffee Culture. Không cố gắng thay đổi triệt để.
12
d) Chứng cứ pháp lý
Đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ quy định các vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu Liên bang, Điều 15 mục 1125 và Điều 15 mục 1114. Theo Công ước Paris, “ Mỗi nước thành viên phải từ chối đăng ký, huỷ bỏ đăng ký và cấm sử dụng các nhãn hiệu là bản sao chép, mô phỏng, hoặc dịch nghĩa có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác ở nước đó cho những hàng hoá cùng loại hoặc tương tự. Thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký nhãn hiệu như vậy không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên nếu nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng với ý định xấu, sẽ không được hạn chế thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký hoặc ngăn cấm sử dụng.” Mỹ là một thành viên của Công ước Paris.
e) Kết luận Như vậy, trong trường hợp này, để đảm bảo tuân theo các quy định về luật nhãn hiệu ở Mỹ, Obsidian sẽ phải thực hiện các hành vi sau:
Ngừng sản xuất và phân phối nhãn hiệu Freddoccino. Thỏa thuận bồi thường cho Starbuck một số tiền đền bù cho tổn hại gây ra đối với nhãn hiệu đã được đăng kí của họ.
Nếu Obsidian không thực hiện các hành vi trên, thì Starbuck có quyền kiện Obsidian ra tòa án liên bang Mỹ.
13
3. Case #3: Tranh chấp nhãn hiệu Vincom và Vincon Lưu ý: Nhãn hiệu của Vincon được viết là Vincon. Tuy nhiên, nhằm mục đích để độc giả dễ phân biệt và khỏi bị nhầm lẫn giữa 2 thương hiệu trong khi đọc, từ đây nhóm sẽ viết thương hiệu Vincon là VincoN . Cách viết Vincom vẫn giữ nguyên. a) Tóm tắt case
Công ty cổ phần Vincom đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với tên Vincom từ ngày 26/1/2005 tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nhãn hiệu Vincom đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và 20 nước khác trên thế giới. 5 năm sau, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản VincoN đăng kí nhãn hiệu VincoN tại Cục Sở hữu trí tuệ vào ngày 10/2/2010, chưa được cấp văn bằng bảo hộ. Vincom nhận thấy rằng nhãn hiệu của mình đang bị xâm phạm, do đó ngày 11/12/2010, lãnh đạo của 2 bên đã họp mặt tại trụ sở Vincom để đề nghị thảo luận phương án giải quyết vụ việc. Tại đây, VincoN đề xuất việc VincoN sẽ chính thức đổi tên đồng thời rút lại các yếu tố vi phạm. Hai bên đã thống nhất ngày họp báo chính thức. Tuy nhiên, vào thời điểm trước thời gian họp báo 5 ngày thì VincoN lại xin hoãn thời hạn đổi tên đến tháng 2/2011, với các lý do mà theo Vincom là thiếu xác đáng. Vincom quyết định hủy cuộc họp báo theo thoả thuận giữa hai bên và khởi kiện dân sự lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
b) Đối tượng Sở hữu trí tuệ Đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu Vincom được sở hữu bởi Công ty cổ phần Vincom. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp: Công ty cổ phần Vincom. Trong đó:
Có các quyền chung của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp quy định ở khoản 1 điều 23 Luật SHTT như: o
o
Sử dụng, định đoạt và cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật SHTT; Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật SHTT;
Có nghĩa vụ quy định tại khoản 2 điều 136: Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật SHTT.
14
c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính – Bất động sản VincoN. Phân tích hành vi xâm phạm: Căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu được quy định tại điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ – CP, theo đó hành vi bị xem xét bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi có đủ 4 căn cứ như sau: Thứ nhất : Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thứ hai: Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 105/2006: a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Thứ ba: Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Thứ tư : Hành vi đang xem xét xảy ra tại Việt Nam. Như vậy, trong vụ việc trên, ta có thể thấy: Thứ nhất, Vincom đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với tên "Vincom và hình". Vincom là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này. Xét tiếp đến nhãn hiệu VincoN, VincoN xuất hiện sau khi Vincom đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là tên thứ 2 của Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính và Bất động sản này sau tên đầu tiên là Công ty CP Đầu tư tài chính BDL vào năm 2007. Và sau lần đổi tên này, Công ty vẫn chưa xin được quyền bảo hộ cho nhãn hiệu VincoN của mình.
15
II. CASE STUDY 1. Case #1: Tranh chấp nhãn hiệu “Alice Through The Looking Glass” a) Tóm tắt
“Alice Through The Looking Glass”, một nhà bán lẻ nổi tiếng tại UK chuyên bán đồ bánh kẹo, đồ chơi, đồ lưu niệm, quần áo các loại lấy chủ đề của tiểu thuyết Alice’s Adventures in Wonderland, sử dụng cụm từ ‘Alice through the Looking Glass’ đã được đăng kí nhãn hiệu cho các sản phẩm của mình tại UK và Mỹ. Năm 2014, Disney tuyên bố sẽ tung ra bộ phim có tên ‘Alice through the Looking Glass’, trùng với nhãn hiệu đã được đăng kí bảo hộ nói trên. Đầu năm 2015, đại diện của Disney và Alice Through The Looking Glass đã gặp nhau và trao đổi về vấn đề này, tuy nhiên không tìm được sự đồng thuận. Sau cuộc gặp mặt trên, Disney đã cố gắng đăng kí nhãn hiệu“Disney Alice Through The Looking Glass” tương tự như nhãn hiệu nói trên, nhưng tất nhiên đã bị Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ bác bỏ. Tháng 5 năm 2016, ngay trước khi bộ phim được công chiếu thì hãng Disney đã bắt đầu bán các sản phẩm mang nhãn hiệu “Alice Through The Looking Glass”, trong đó có bao gồm nhóm sản phẩm quần áo, mỹ phẩm, bàn cờ . Đầu năm 2017, nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass đã đệ đơn kiện Disney yêu cầu tòa ngăn chặn hành vi xâm phạm và đòi bồi thường cho họ.
b) Đối tượng sở hữu trí tuệ Đối tượng sở hữu trí tuệ nhắc tới ở đây là nhãn hiệu, cụ thể là một cụm từ: “Alice through the Looking Glass”, đã được đăng kí bảo hộ tại UK. Chủ thể sở hữu cụm từ được bảo hộ này chính là nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass, do đó được hưởng các quyền độc quyền sử dụng đối với cụm từ trên theo đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ, bao gồm: Quyền được công nhận nhãn hiệu trên toàn nước Mỹ; Quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Quyền yêu cầu ngăn cản các hành vi xâm phạm nhãn hiệu; … c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Tập đoàn Walt Disney Phân tích hành vi xâm phạm: Theo Đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ, để chứng minh một hành vi vi phạm Đạo luật trên đối với một nhãn hiệu đã đăng ký theo Bộ luật Hoa Kì, Điều 15 Mục 1114, hoặc một nhãn hiệu chưa đăng ký Bộ luật Hoa Kì, Điều 15 Mục 1125 (a), bên nguyên đơn phải chứng minh rằng (1) mình có một nhãn hiệu hợp lệ và đã được bảo hộ hợp pháp; (2) mình có quyền sở hữu đối với nhãn
5
Nhãn hiệu
Vincom
VincoN
Nguồn gốc, ý nghĩa
Tên tự đặt, không rõ ý nghĩa
Tên tự đặt, không rõ ý nghĩa
Cách phát âm
Vin – com
Vin – con
Cách thể hiện
Tông màu chủ đạo là đen trắng. Hình tượng bên trong hình tròn là đôi cánh chim thể hiện khát vọng bay cao, hoặc là hình chữ V được cách điệu. Nền là các sọc ngang được xen kẽ màu đen và trắng
VC là chữ viết tắt của VincoN, in hoa và màu đen được thiết kế nằm trong trong hình chữ nhật với nền đỏ và xám. Phía dưới cùng là VINCON LAND được viết in hoa, chữ VINCON màu đen và LAND màu đỏ
Chữ VINCOM được viết in hoa màu đen ở phía dưới cùng.
Như vậy, theo như đã phân tích ở trên ta thấy, hai nhãn hiệu này hoạt động trong cùng một lĩnh vực kinh doanh là bất động sản, nhãn hiệu có cách phát âm cực kì tương đồng nhau, và trong thực tế đã gây ra những nhầm lẫn nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Điểm khác duy nhất là về hình thức logo thể hiện, thì logo 2 nhãn hiệu này có tính phân biệt khá cao, khó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo nhận định của nhóm phân tích, người tiêu dùng Việt Nam rất ít khi để ý đến logo của các doanh nghiệp đầu tư bất động sản. Họ chỉ thường phân biệt dựa vào tên gọi của các doanh nghiệp đó. Do đó, sự khác biệt về logo thôi là chưa đủ để người tiêu dùng có thể phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, với tên gọi có sự tương đồng lớn như vậy thì rất dễ hiểu khi xảy ra nhầm lẫn giữa hai công ty này trên thị trường.
17
Trên quan điểm đã phân tích ở trên, nhóm phân tích cho rằng, hai nhãn hiệu này là có tính tương đồng cao, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vì vậy, doanh nghiệp có nhãn hiệu tương đồng được đưa ra sau này, tức VincoN, đã vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. d) Chứng cứ pháp lý
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
e) Kết luận Như vậy, trong trường hợp này, để đảm bảo tuân theo các quy định về luật nhãn hiệu của Việt Nam, thì Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản VincoN cần đổi tên nhãn hiệu của mình để đạt được tính phân biệt nhất định, nhằm tránh sự nhầm lẫn đối với nhãn hiệu Vincom. Nếu VincoN không chịu đổi tên, thì Tập đoàn Vincom có quyền kiện công ty VincoN ra tòa để ngăn chặn hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Trên thực tế, Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ cũng đã ra Bản kết luận giám định khẳng định rằng dấu hiệu VincoN là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Vincom đã được bảo hộ. Công ty cổ phần Đầu tư Tài Chính Bất động sản VincoN đã bị buộc phải đổi tên doanh nghiệp thành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển nhà Vicoland (Vicoland Group).
18
4. Case #4: Tranh chấp nhãn hiệu Cadi – Sun và Cadivi a) Tóm tắt
Nhãn hiệu Cadi - Sun của Công ty Thượng Đình đã được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu hàng hoá số 40771 ngày 18/4/2002 với logo đặc trưng. Tuy nhiên, Công ty dây và cáp điện VN Cadivi cũng có kinh doanh mặt hàng cáp điện mang nhãn hiệu Cadivi, và khách hàng của Cadivi đang bị nhầm lẫn với hàng hóa của Cadi - Sun. Cadivi bắt đầu thông báo cho khách hàng và đại chúng rằng Cadi - Sun là hàng nhái của Cadivi, thậm chí hãng Cadivi còn làm đơn lên Cục SHTT đề nghị huỷ bỏ nhãn hiệu Cadi Sun của Thượng Đình. Công ty Thượng Đình đã làm nhiều công văn gửi các cơ quan thông tin đại chúng cũng như các cơ quan chức năng về hành động cạnh tranh không lành mạnh trên.
b) Đối tượng SHTT: Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp: Nhãn hiệu “Cadi-sun” của công ty Thượng Đình và “Cadivi” của công ty Cadivi, đã được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp: hai chủ thể sở hữu hai nhãn hiệu nói trên là Công ty dây và cáp điện VN Cadivi và Công ty Thượng Đình. Trong đó:
Có các quyền chung của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp quy định ở khoản 1 điều 23 Luật SHTT như: o
o
Sử dụng, định đoạt và cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật SHTT; Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật SHTT;
Có nghĩa vụ quy định tại khoản 2 điều 136: Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật SHTT.
c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Công ty dây và cáp điện VN Cadivi và Công ty Thượng Đình. Phân tích hành vi xâm phạm: Tương tự như trong case #3, để xem xét hành vi xâm phạm, ta phân tích như sau: Thứ nhất, cả nhãn hiệu Cadi – Sun của Công ty Thượng Đình và nhãn hiệu Cadivi của Công ty dây và cáp điện VN Cadivi đều đã được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam. Nhãn hiệu Cadi-Sun đã
19
được Nhà nước bảo hộ độc quyền theo Giấy chứng nhận bảo hộ hàng hoá số 40771/QĐ-ĐK, do Cục SHTT cấp năm 2002. Còn nhãn hiệu Cadivi cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ số 733 trước đó. Thứ hai, yếu tố xâm phạm trong hành vi đang xem xét. Khía cạnh
Nhãn hiệu của Cadivi
Nhãn hiệu Cadi – Sun của công ty Thượng Đình
Sức mạnh của nhãn hiệu
Dựa theo thông tin được cho, nhãn hiệu của Cadivi hẳn đã có nhiều người biết đến tại Việt Nam, ra mắt năm 1987.
Là nhãn hiệu tương đối mới hơn so với Cadivi, ra mắt công chúng năm 1999.
Sự tương đồng của hàng hóa
Cả hai đều là nhãn hiệu của loại sản phẩm dây và cáp điện.
Sự tương đồng của nhãn hiệu
Phân tích ở dưới
Sự nhầm lẫn của khách hàng
Phân tích ở dưới
Sự giống nhau của các kênh marketing được sử dụng
Marketing trực tiếp, marketing qua tivi, báo chí Cửa hàng bán lẻ
Kênh phân phối
Xét về sự nhầm lẫn của khách hàng: Sau khi nhãn hiệu dây cáp Cadi – Sun xuất hiện trên thị trường, thì công ty Cadivi đã nhận được nhiều cú điện thoại của khách hàng hỏi về nhãn hiệu Cadi – Sun do lầm tưởng về sự liên quan của hai nhãn hiệu này. Có thể nhận thấy sự xuất hiện của Cadi – Sun đã gây nên sự nhầm lẫn đối với nhãn hiệu của Cadivi, và có khả năng ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh nhãn hiệu của Công ty Dây cáp điện Việt Nam. Xét về sự tương đồng của nhãn hiệu: Nhãn hiệu
Cadivi
Cadi – Sun
Nguồn gốc, ý nghĩa
Tên tự đặt, có nghĩa là “Cáp điện Việt Nam”
Tên tự đặt, được ghép lại bởi 2 từ CADI (cáp điện) và từ Sun (mặt trời) tạo thành “Cáp điện mặt trời”
Cách phát âm
Ca – đi – vi
Ca – đi – xăn
20
Cách thể hiện
Logo có tông màu chủ đạo là đen trắng, gồm 2 hình tròn đồng tâm, ở giữa 2 hình tròn có một nửa phần màu đen, một nửa phần màu trắng kéo dài thành hình chữ J. Nằm chính giữa hình tròn trong cùng là 3 chấm đen. Chữ Cadivi viết hoa, màu đen trên nền trắng.
Logo có tông màu chủ đạo là đỏ trắng, gồm 2 hình tròn đồng tâm, ở giữa 2 hình tròn là một ngôi sao 4 cánh. Nằm chính giữa hình tròn trong cùng là 4 chấm tròn màu đỏ, tượng trưng cho mặt cắt của dây cáp điện. Hình tròn được đặt trên một giá đỡ, phía trong ghi chữ Cadi – Sun viết hoa, màu trắng trên nền đỏ.
Theo như phân tích ở trên thì ta có thể thấy, về điểm tương đồng thì cả hai nhãn hiệu này đều là nhãn hiệu của mặt hàng dây cáp điện; cách phát âm của tên gọi 2 nhãn hiệu là giống hệt nhau ở 2 chữ đầu, nhưng chữ thứ 3 thì có cách đọc khác hẳn. Logo của 2 nhãn hiệu cũng có điểm tương đồng về 2 hình tròn đồng tâm và một số chấm tròn ở bên trong, tượng trưng cho mặt cắt của dây cáp điện. Điểm khác duy nhất là về màu sắc của logo 2 nhãn hiệu cũng như một số chi tiết trên logo. Theo như nhóm phân tích nhận định, thì việc cả hai nhãn hiệu cùng thuộc mặt hàng cáp điện, cộng với sự giống nhau trong cách phát âm 2 âm đầu đã có khả năng rất lớn để gây ra sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Sự khác nhau trong cách phát âm của âm thứ 3 chưa đủ lớn để tạo nên tính phân biệt, mà chỉ vừa đủ để làm cho người tiêu dùng cảm thấy nghi hoặc về tính phân biệt của nó, họ sẽ tự hỏi liệu rằng có phải hai sản phẩm này là khác nhau không, hay cùng một công ty. Đồng thời, nét tương đồng của hai vòng tròn đồng tâm và các chấm tròn ở trong, nhưng lại khác nhau về màu sắc lại làm cho khách hàng nghi hoặc thêm về khả năng Cadi – Sun là hàng nhái. Thứ ba: Người thực hiện hành vi đang xem xét là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Thứ tư : Hành vi đang xem xét xảy ra tại Việt Nam.
21
d) Chứng cứ pháp lý
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
e) Kết quả Trên quan điểm đã phân tích ở trên, nhóm phân tích cho rằng, nhãn hiệu Cadi – Sun có tính tương đồng cao, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng với nhãn hiệu Cadivi. Việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu Cadi – Sun, theo ý kiến nhóm phân tích, là hành động vội vàng. Cục Sở hữu trí tuệ đã mắc sai lầm do không để ý đến sự hiện diện của Cadivi, mà đã cấp bằng cho Cadi – Sun. Trong trường hợp này, theo nhóm có 2 cách xử lý:
Hai bên doanh nghiệp thương lượng, đàm phán với nhau để chấp nhận thương hiệu của nhau và dần dần đề ra chiến lược để khác biệt hóa nhãn hiệu. Đây là phương án tốt nhất, giúp mọi chuyện đỡ phức tạp. Cục Sở hữu trí tuệ phải hủy văn bằng bảo hộ đối với đối tượng gây nhầm lẫn được đăng kí sau, tức nhãn hiệu Cadi – Sun, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho doanh nghiệp đăng kí nhãn hiệu là Công ty Thượng Đình. Công ty Thượng Đình phải đổi tên nhãn hiệu để đạt được đủ tính phân biệt so với nhãn hiệu Cadivi.
Trong thực tế, 2 doanh nghiệp đã thương lượng, hoà giải và cuối cùng cũng đã đi được đến thống nhất công nhận lẫn nhau, không tranh chấp nhãn hiệu nữa.
22
Xét về sự tương đồng của 2 nhãn hiệu, ta thấy:
Nhãn hiệu Freddoccino tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng Frappuccino ® của Starbucks từ cách phát âm đến ngữ nghĩa: Cả 2 đều bắt đầu với FR Kết thúc bằng CCINO Bao gồm 4 âm tiết Gợi liên tưởng đến một loại café lạnh lấy cảm hứng từ Châu Âu Freddoccino và Frappuccino tương tự nhau từ cách trang trí cốc café đến kiểu dáng của loại cốc đựng. Starbucks’ FRAPPUCCINO®
Obsidian’s FREDDOCCINO
Ngoài ra, Tập đoàn Obsidian Group còn mắc lỗi lừa gạt người tiêu dùng:
Obsidian đã cho ra mắt nhãn hiệu Freddoccino với biểu tượng nhãn hiệu đã được đăng ký ® trên các kênh phân phối của mình, dù chưa đăng ký quyền sở hữu cho nhãn hiệu Freddoccino. Obsidian đã công bố rằng các thức uống và dịch vụ của Coffee Culture được chứng nhận “Thương mại công bằng” . Trên thực tế, các cửa hàng của Coffee Culture không cung cấp bất cứ sản phẩm café được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thương mại công bằng nào cả mà chỉ cung cấp một số lượng giới hạn trà được chứng nhận đạt tiêu chuẩn thương mại công bằng. Sau khi nhận thức được vấn đề, Obsidian đã thay đổi menu tại một số cửa hàng tại Mỹ của mình và đổi tên thành Freddo’s. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả khi những cửa hàng đã thay thế tên gọi mới cho đồ uống Freddoccino, loại cốc được phục vụ vẫn được thiết kế với tên nhãn hiệu Freddoccino và nhân viên vẫn sử dụng tên gọi Freddoccino cho loại café sữa đá lạnh này. Bên cạnh đó, nhãn hiệu Freddoccino (với biểu tượng ®) vẫn xuất hiện trên các menus tại các cửa hàng US Coffee Culture khác và trên website của Coffee Culture. Không cố gắng thay đổi triệt để.
12
KẾT LUẬN Thông qua các lý thuyết đã nêu cùng với việc phân tích các case study nói trên, ta có thể thấy được các ưu, nhược điểm, chỗ đúng chỗ sai trong cách lựa chọn phương pháp đối xử trong kinh doanh của từng doanh nghiệp ứng với từng trường hợp riêng lẻ. Sử dụng khung lý thuyết cùng bài phân tích case study trong tiểu luận này, bạn đọc ngoài việc có thêm được kiến thức tương đối vững vàng về nhãn hiệu, thì còn có thể tích lũy thêm được kinh nghiệm thực tế về cách xử trí khi nhãn hiệu của mình bị xâm hại. Nhờ đó, khi bước chân ra thị trường có thể chọn được cách hành xử hợp lý, tiết kiệm chi phí và hao tổn vô ích. Để hoàn thành được trọn vẹn bài tiểu luận này, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô Lữ Thị Thu Trang, giảng viên bộ môn Sở hữu trí tuệ, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế. Tuy đây là bài tiểu luận hoàn chỉnh nhưng nhóm chúng em vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình xử lí thông tin, và một số lỗi phát sinh khác, rất mong nhận được sự góp ý của cô cùng các bạn để nhóm có thể hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian để đọc bài tiểu luận này.
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Nết, 2006, Giáo trình Quyền Sở hữu trí tuệ, TP.HCM: NXB Đại học Quốc Gia. 2. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về sở hữu trí tuệ. 3. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
24
hiệu; và (3) việc bị cáo sử dụng nhãn hiệu để định hình hàng hoá, dịch vụ mà có khả năng gây nhầm lẫn1. Khả năng gây nhầm lẫn của một nhãn hiệu được xét theo một số khía cạnh, bao gồm: (1) sức mạnh của nhãn hiệu; (2) sự tương đồng của hàng hoá; (3) sự giống nhau của các nhãn hiệu; (4) bằng chứng về sự nhầm lẫn trong thực tế; (5) sự giống nhau của các kênh marketing được sử dụng; (6) mức độ cảnh cáo được thực hiện bởi người mua điển hình; (7) mục đích của bị cáo. 2 Như vậy, trong vụ việc trên, ta có thể thấy: Thứ nhất , nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass đã đăng kí bảo hộ nhãn hiệu Alice Through The Looking Glass với Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì với nhóm hàng 16 (Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này không được xếp trong các nhóm khác), nhóm hàng 30 (Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê) và nhóm hàng 36 (Quảng cáo; Quản lý kinh doanh; Quản lý giao dịch; Hoạt động văn phòng) và đã được cấp bằng bảo hộ hợp pháp. Đồng thời nhà bán lẻ này còn kinh doanh các mặt hàng quần áo và đồ lưu niệm mang chủ đề của cuốn sách Alice In Wonderland, mang thương hiệu Alice Through The Looking Glass chưa được đăng kí bảo hộ. Thứ hai, nhà bán lẻ Alice Through The Looking Glass là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này theo chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 86570899, 86701483, 86083535 đã được đăng kí tại Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì. Tập đoàn Walt Disney không phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nói trên. Thứ ba, nhãn hiệu trên của Alice Through The Looking Glass được tập đoàn Walt Disney sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn rất lớn với nhãn hiệu của doanh nghiệp bán lẻ nói trên, xét trên các khía cạnh:
1 2
Theo https://www.law.cornell.edu/wex/trademark_infringement Theo https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tm.htm
6
Thứ hai, yếu tố xâm phạm trong hành vi đang xem xét. Khía cạnh Sức mạnh của nhãn hiệu
Nhãn hiệu Vincom
Nhãn hiệu VincoN
Vincom là một trong những thương Nhãn hiệu VincoN ra đời sau hiệu số một Việt Nam về Bất động khi Vincom đã nổi tiếng và sản, dẫn đầu xu thế đô thị thông được rất ít người biết đến minh – sinh thái hạng sang tại Việt Nam
Sự nhầm lẫn của người tiêu dùng
Được phân tích ở dưới
Sự tương đồng về nhãn hiệu
Được phân tích ở dưới
Bất động sản cao cấp (các tổ hợp Bất động sản giá rẻ (Các dự Trung tâm thương mại, văn phòng, án nhà chung cư dành cho Sự tương đồng căn hộ đẳng cấp tại các thành phố người thu nhập thấp tại Đà về lĩnh vực kinh lớn, dẫn đầu xu thế đô thị thông Nẵng và Huế) doanh minh – sinh thái hạng sang tại Việt Nam) Xét về khía cạnh nhầm lẫn người tiêu dùng, cùng vào thời điểm trong năm 2010, tên thương mại mà Vincom và VincoN sử dụng đã bắt đầu gây ra những sự nhầm lẫn mạnh. Đầu tiên là thương hiệu cá nhân của những người đứng đầu Vincom đã bị ảnh hưởng, cụ thể là sau khi có tin đồn về Phó Tổng Giám đốc Công ty VincoN đánh bạc bị bắt giữ, đã có rất nhiều nhà đầu tư gọi đến cho công ty Vincom hỏi về vụ việc Phó Tổng giám đốc của Vincom bị bắt. Khách hàng cũng đã nhầm lẫn các dịch vụ VincoN cung cấp là của Vincom hoặc được bảo trợ bởi Vincom, đặc biệt khi các sản phẩm và dịch vụ VincoN cung cấp hoàn toàn khác với những gì mà Vincom đã định vị cho các dòng sản phẩm và dịch vụ của mình. Cụ thể là vào đầu năm 2009 nhiều nhà đầu tư đã lầm tưởng giữa Vincom và VincoN khi có thông tin UBND Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư dự án khu du lịch sinh thái 8 ha tại Chân Mây – Lăng Cô cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Bất động sản VINCON. Lúc đó ,ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Vincom lại cho biết: “Chúng tôi chưa hề có Dự án nào tại Chân Mây - Lăng Cô!” Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu Vincom đang gây dựng, làm giảm sức ảnh hưởng của nhãn hiệu Vincom đã nổi tiếng của Việt Nam. Xét về khía cạnh sự tương đồng về nhãn hiệu, ta thấy:
16
Khía cạnh
Nhãn hiệu của
Nhãn hiệu của Walt Disney
Alice Through The Looking Glass Sức mạnh của nhãn hiệu
Tại UK: được khá nhiều người biết đến. Tại Mỹ: bắt đầu thâm nhập thị trường .
Sự tương đồng của hàng hóa Hàng hóa nhóm 16, 30 và 35, quần áo theo chủ đề Alice In Wonderland và đồ lưu niệm theo chủ đề Alice In Wonderland. Sự giống nhau của các nhãn hiệu
Bộ phim Alice Through The Looking Glass sau khi được công bố vào năm 2014 thì đã được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Bàn cờ, sách (thuộc Hàng hóa nhóm 16), quần áo mang chủ đề Alice In Wonderland, bộ phim mang tên Alice Through The Looking Glass.
Phân tích ở dưới
Sự giống nhau của các kênh marketing được sử dụng
Shop online, cửa hiệu bán lẻ
Mục đích của bị cáo (Walt Disney)
Nhằm kiếm lời mặc dù đã biết về việc trùng nhãn hiệu và nhãn hiệu này đã được đăng kí.
Xét về sự tương đồng của 2 nhãn hiệu, ta thấy:
7
Shop online
Nhãn hiệu Nguồn gốc, ý nghĩa Cách phát âm
Nhãn hiệu của Alice Through The Looking Glass
Nhãn hiệu của Walt Disney
Tên tự đặt, lấy từ bộ phim Tên tự đặt, lấy cảm hứng từ câu chuyện Alice sắp sửa được ra mắt cùng In Wonderland. tên.
Giống y hệt nhau gần 100%, chỉ khác là có thêm chữ “Disney” ở trước.
Alice Dòng chữ “Alice Through The Looking Glass” viết nghiêng, được cách điệu hóa đơn giản ở một số chữ cái. Chữ đen nền trắng.
Cách thể hiện Disney
Dòng chữ “Disney Alice Through The Looking Glass”, được viết cách điệu hóa ở mọi chữ cái. Chữ cái được cách điệu được kéo dài ở các nét bắt đầu hoặc/và nét kết thúc, được làm cho gồ ghề ở một số chữ. Chữ trắng nền đen. Theo phân tích trên, ta thấy rằng nhãn hiệu của cửa hàng “Alice Through The Looking Glass” mới chỉ đang thâm nhập vào thị trường Mỹ, chưa có danh tiếng, nên sẽ dễ dàng bị nhầm với nhãn hiệu của Disney. Hơn nữa, hai nhãn hiệu này cũng có kinh doanh trong cùng một số nhóm hàng hóa, do đó người tiêu dùng càng dễ bị nhầm lẫn hơn.
8
Mặc dù xét về cách thể hiện thì có đôi chút khác biệt ở cách cách điệu và từ “Disney”, nhưng màu sắc về cơ bản vẫn là đen trắng, đồng thời cách phát âm của cả hai nhãn hiệu là giống nhau tới gần 100%. Hai
nhãn hiệu này có tính phân biệt thấp.
d) Chứng cứ pháp lý
Đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ quy định các vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu Liên bang, Điều 15 mục 1125 và Điều 15 mục 1114. Theo Công ước Paris, “ Mỗi nước thành viên phải từ chối đăng ký, huỷ bỏ đăng ký và cấm sử dụng các nhãn hiệu là bản sao chép, mô phỏng, hoặc dịch nghĩa có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác ở nước đó cho những hàng hoá cùng loại hoặc tương tự. Thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký nhãn hiệu như vậy không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên nếu nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng với ý định xấu, sẽ không được hạn chế thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký hoặc ngăn cấm sử dụng.” Mỹ là một thành viên của Công ước Paris.
e) Kết luận Như vậy theo các chứng cứ pháp lý và phân tích nêu trên, thì hành vi sản xuất và phân phối các hàng hóa sách, bàn cờ của Disney sử dụng nhãn hiệu “Alice through the looking glass” là vi phạm pháp luật của Mỹ. Để đảm bảo ổn thỏa thì Disney có thể thỏa thuận bồi thường cho nhà bán lẻ trên một khoản tiền tương xứng để bù đắp cho việc cố tình vi phạm của mình, đồng thời thực hiện một trong các việc sau:
Loại bỏ dấu hiệu: Thay đổi nhãn hiệu hàng hóa được sản xuất liên quan tới bộ phim sắp sửa ra mắt. Tuy nhiên nếu hàng hóa sản xuất ra không có cùng nhãn hiệu với phim thì sẽ ít thu hút được khách hàng. Muốn làm điều này, cần thay đổi luôn cả tên của bộ phim. Điều này vô cùng tốn chi phí. Loại bỏ hàng hóa: Hủy bỏ việc phân phối các sản phẩm thuộc nhóm hàng 16 có sử dụng nhãn hiệu “Alice through the looking glass” tại Mỹ và UK để tránh trùng lặp với nhãn hiệu của cửa hàng bán lẻ Alice Through The Looking Glass.
9
2. Case #2: Frappucino vs. Freddoccino a) Tóm tắt case
Starbucks là thương hiệu café hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, đã hoạt động được 46 năm (1971) trong lĩnh vực này, sở hữu nhiều loại đồ uống trong đó có café sữa đá Frappuccino (1991) – nhãn hàng nổi tiếng khắp nước Mỹ. Obsidian sở hữu chuỗi cửa hàng café “Coffee Culture” tại Canada và Mỹ, hiện cũng đang cung cấp một loại café lạnh Freddoccino. Sau một thời gian, Obsidian bắt đầu thay đổi tên gọi của đồ uống Freddoccino thành Freddo’ trên menu đồ uống tại một số cửa hàng của mình tại US. Tuy nhiên, menu chỉ được thay đổi tại một số cửa hàng, các cốc đồ uống vẫn in tên Freddoccino, nhân viên vẫn gọi đồ uống này với tên gọi cũ và vẫn thừa nhận tên gọi này khi khách hàng gọi đồ. Dù chưa đăng ký quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, Obsidian vẫn thiết kế nhãn Freddoccino với biểu tượng nhãn hiệu đã được đăng ký ®, kèm theo đó là chứng nhận thương mại công bằng “Fair Trade Certificated”. Ngay sau khi biết được Coffee Culture cung cấp dòng sản phẩm café sữa đá Freddoccino giống với café sữa đá Frappuccino của Starbucks, năm 2016, Starbucks đã kiện chuỗi cửa hàng café Obsidian về việc vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của mặt hàng café Frappuccino của Starbucks.
b) Đối tượng sở hữu trí tuệ Đối tượng ở trường hợp này là nhãn hiệu Frappuccino - tên gọi một loại đồ uống đã được đăng ký bảo hộ tại Phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 1996, Chủ sở hữu nhãn hiệu là Starbucks, được hưởng các quyền độc quyền sử dụng đối với cụm từ trên theo Luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ, bao gồm: Quyền sử dụng nhãn hiệu, Quyền được công nhận nhãn hiệu trên toàn nước Mỹ; Quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Quyền yêu cầu ngăn cản các hành vi xâm phạm nhãn hiệu; … c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Tập đoàn Obsidian Group Phân tích hành vi xâm phạm: Tương tự như case #1, để xem xét xem hành vi nói trên có phải là hành vi xâm phạm nhãn hiệu không, thì ta xem xét phân tích như sau: Thứ nhất , Starbucks đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Frappuccino với nhóm hàng 30 (thực phẩm thiết yếu – Staple Food Products), bao gồm café, trà, các loại đồ uống cocao và espresso, đồ uống với thành phần chính là café, trà, cacao, đồ uống pha sẵn (đóng chai, hộp), các loại đồ uống
10
pha chế đông lạnh cùng sữa lắc và kem. Starbuck đã được cấp bằng chứng nhận bảo hộ hợp pháp. Thứ hai, Starbucks là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này theo chứng nhận đăng kí nhãn hiệu số 78567766 đã được đăng kí tại Phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kì. Tập đoàn Obsidian Group không phải là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu nói trên. Thứ ba, nhãn hiệu Freddoccino mà Obsidian đang sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn rất lớn trên thị trường tiêu thụ. Cùng xem xét trên một số khía cạnh sau: Khía cạnh
Nhãn hiệu Frappuccino
Nhãn hiệu Freddoccino
Sức mạnh của nhãn hiệu
Đây là một nhãn hàng nổi tiếng và đặc biệt của Starbucks: Cuối năm 2015, doanh thu của đồ uống Frappuccino tại Mỹ đạt tổng cộng 2,5 tỷ USD. Nhãn hiệu này đã tạo được sức ảnh hưởng lớn trên cả các phượng tiện truyền thông: Hơn 11 triệu người thích Fanpage Frappuccino của Starbucks và hơn 196 000 người follow twitter @Frappuccino. Đồng thời Frappuccino cũng xuất hiện nhiều thông qua phim ảnh, báo chí.
Sự tương đồng của nhãn hiệu Sự tương đồng của sản phẩm
Một trong 4 loại đồ uống chính được phục vụ tại chuỗi cửa hàng Coffee Culture. Tuy nhiên, sản phẩm này được tung ra muộn hơn so với Frappuccino (sau khi Frappuccino đã nổi tiếng) và Obsidian cũng chưa đầu tư nhiều vào xây dựng thương hiệu cho mặt hàng này.
Phân tích ở dưới Đều là hàng hóa thuộc nhóm hàng 30. Chất lượng của Freddoccino khác với chất lượng của Frappuccino. Giống ở hình thức của sản phẩm: đều có kem bông tuyết ở phần ngọn.
Sự giống nhau của các kênh Marketing được sử dụng Mục đích của bị cáo
Online và Offline. Thu lợi nhuận từ việc lợi dụng sức mạnh của nhãn hiệu đã nổi tiếng.
11
d) Chứng cứ pháp lý
Đạo luật Nhãn hiệu Lanham của Mỹ quy định các vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu Liên bang, Điều 15 mục 1125 và Điều 15 mục 1114. Theo Công ước Paris, “ Mỗi nước thành viên phải từ chối đăng ký, huỷ bỏ đăng ký và cấm sử dụng các nhãn hiệu là bản sao chép, mô phỏng, hoặc dịch nghĩa có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác ở nước đó cho những hàng hoá cùng loại hoặc tương tự. Thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký nhãn hiệu như vậy không được ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên nếu nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng với ý định xấu, sẽ không được hạn chế thời hạn yêu cầu huỷ bỏ đăng ký hoặc ngăn cấm sử dụng.” Mỹ là một thành viên của Công ước Paris.
e) Kết luận Như vậy, trong trường hợp này, để đảm bảo tuân theo các quy định về luật nhãn hiệu ở Mỹ, Obsidian sẽ phải thực hiện các hành vi sau:
Ngừng sản xuất và phân phối nhãn hiệu Freddoccino. Thỏa thuận bồi thường cho Starbuck một số tiền đền bù cho tổn hại gây ra đối với nhãn hiệu đã được đăng kí của họ.
Nếu Obsidian không thực hiện các hành vi trên, thì Starbuck có quyền kiện Obsidian ra tòa án liên bang Mỹ.
13
3. Case #3: Tranh chấp nhãn hiệu Vincom và Vincon Lưu ý: Nhãn hiệu của Vincon được viết là Vincon. Tuy nhiên, nhằm mục đích để độc giả dễ phân biệt và khỏi bị nhầm lẫn giữa 2 thương hiệu trong khi đọc, từ đây nhóm sẽ viết thương hiệu Vincon là VincoN . Cách viết Vincom vẫn giữ nguyên. a) Tóm tắt case
Công ty cổ phần Vincom đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với tên Vincom từ ngày 26/1/2005 tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã được cấp văn bằng bảo hộ. Nhãn hiệu Vincom đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam và 20 nước khác trên thế giới. 5 năm sau, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản VincoN đăng kí nhãn hiệu VincoN tại Cục Sở hữu trí tuệ vào ngày 10/2/2010, chưa được cấp văn bằng bảo hộ. Vincom nhận thấy rằng nhãn hiệu của mình đang bị xâm phạm, do đó ngày 11/12/2010, lãnh đạo của 2 bên đã họp mặt tại trụ sở Vincom để đề nghị thảo luận phương án giải quyết vụ việc. Tại đây, VincoN đề xuất việc VincoN sẽ chính thức đổi tên đồng thời rút lại các yếu tố vi phạm. Hai bên đã thống nhất ngày họp báo chính thức. Tuy nhiên, vào thời điểm trước thời gian họp báo 5 ngày thì VincoN lại xin hoãn thời hạn đổi tên đến tháng 2/2011, với các lý do mà theo Vincom là thiếu xác đáng. Vincom quyết định hủy cuộc họp báo theo thoả thuận giữa hai bên và khởi kiện dân sự lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.
b) Đối tượng Sở hữu trí tuệ Đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu Vincom được sở hữu bởi Công ty cổ phần Vincom. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp: Công ty cổ phần Vincom. Trong đó:
Có các quyền chung của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp quy định ở khoản 1 điều 23 Luật SHTT như: o
o
Sử dụng, định đoạt và cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật SHTT; Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật SHTT;
Có nghĩa vụ quy định tại khoản 2 điều 136: Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ 5 năm trở lên thì quyền sở hữu nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật SHTT.
14
c) Hành vi xâm phạm Chủ thể có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính – Bất động sản VincoN. Phân tích hành vi xâm phạm: Căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu được quy định tại điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ – CP, theo đó hành vi bị xem xét bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi có đủ 4 căn cứ như sau: Thứ nhất : Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thứ hai: Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 105/2006: a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Thứ ba: Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Thứ tư : Hành vi đang xem xét xảy ra tại Việt Nam. Như vậy, trong vụ việc trên, ta có thể thấy: Thứ nhất, Vincom đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với tên "Vincom và hình". Vincom là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu này. Xét tiếp đến nhãn hiệu VincoN, VincoN xuất hiện sau khi Vincom đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng. Đây là tên thứ 2 của Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính và Bất động sản này sau tên đầu tiên là Công ty CP Đầu tư tài chính BDL vào năm 2007. Và sau lần đổi tên này, Công ty vẫn chưa xin được quyền bảo hộ cho nhãn hiệu VincoN của mình.
15
