EL KNOW HOW: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS
Resumen Como consecuencia de la apertura de mercados internacionales, en los últimos años el desarrollo del comercio y la transferencia de tecnología han cobrado singular importancia en el tráfico comercial.; una de sus principales herramientas para llevar a cabo tal fin es la transferencia del Know How. Sin embargo, prontamente se ha venido a vulgarizar el término, y se utiliza indiscriminadamente para aplicarlo a cualquier clase de conocimiento, por lo que es necesario precisar y delimitar su concepto y explicar qué es en realidad el Know How y cuáles son y en qué consisten sus principales características tales como el carácter secreto de la información, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, la ventaja competitiva, el valor económico de la información y la información generalmente no conocida.
Abstract As a consequence of the opening of the international markets in the last years, the development of trade and the transfer of technology have become particularly important in the commercial traffic, one of its most important tools is the transfer of Know How. However, the term has been vulgarized lately and now it is used to apply it to any class of knowledge, for what it is necessary to need and to delimit his concept and to explain what is actually the Know How and which are and of what his principal characteristics consist such as the secret character of the information, the subjective element, the objective element, the competitive advantage, the economic value of the information and the information generally not known.
1.
Introducción
La tradición romanística del Derecho europeo continental reconoció por muchos años, únicamente la existencia de los derechos personales, reales y obligacionales, para solucionar todo tipo de controversias con relevancia jurídica. Sin embargo, con el advenimiento de la revolución industrial surge con mayor énfasis la necesidad de proteger las obras del ingenio del hombre, que por su naturaleza inmaterial eran inaprensibles y no podían ser reguladas ni protegidas de la manera tradicional. Ocurre entonces un cambio paradigmático cuado el jurista alemán Josef Kolher, propone su teoría de los bienes inmateriales, para proteger aquellos productos de la mente del hombre (tales como las marcas, lemas comerciales, los inventos, modelos de utilidad, las obras artísticas entre otras), que poseían esas singulares características, y que además, adquirían ya importante valor económico en el mercado. Se desarrolla entonces una nueva rama del estudio del Derecho como son los derechos de la Propiedad Intelectual; y el Know How, forma parte de estos derechos cuya naturaleza jurídica es muy peculiar y por lo tanto requiere de una protección jurídica especial, sui generis. A continuación describiremos brevemente el origen del vocablo a fin de dilucidar posteriormente su contenido . La palabra Know How proviene del vocablo anglosajón Know How to do it , es decir saber cómo hacer algo o saber cómo hacerlo. Es el manejo de información aplicada al campo industrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas actividades. Una de las características principales de este conocimiento es que nos brinda un “plus” o valor agregado al momento de su aplicación, que
lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de ciertos cuidados para que esa información no pase a conocimiento de terceros sin el consentimiento de su poseedor legítimo. En doctrina existen una serie de conceptos que hacen referencia a esta clase especial de conocimientos; y modernamente, también se le entiende de manera “amplia”, de tal forma que su concepto abarca la idea de su uso y aplicación
tanto en el ámbito industrial como comercial. José Gómez Segade en su obra “El Secreto Industrial (Know How)”, señala: “Es
muy difícil dar una definición del secreto industrial.1 Y en efecto, en principio 1
Gómez Segade, José; “El Secreto Industrial” (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pág. 64, 65. Sin embargo, este autor al referirse a la definición del término Know How señala que es perfectamente posible una definición de dicho término. Más aún, tal definición resulta necesaria con el fin de evitar las dudas que asaltan al intérprete en el momento de enfrentarse con los supuestos concretos de secreto industrial. Debe entenderse en tal sentido que ambos términos nos deben llevar a la misma idea conceptual.
podría causar confusión la utilización (por parte de la doctrina y legislación internacional) de determinados vocablos que hagan referencia al Know How utilizando otros términos, pero eso no debe distraer nuestra atención. La doctrina anglosajona denomina a esta clase de conocimientos como trade secrets; sin embargo, se puede encontrar literatura que utilice en el mismo sentido otros términos. Al respecto Nishan Swais señala: ““ El vocablo “trade secret” frecuentemente es usado de manera indistinta con los términos “confidential business information”. También es posible encontrar dicho término referido a temas como “proprietary informamation”, “proprietary confidential information”, “confidential information”, “secret information”, “business secrets” y “business information” 2 Por su parte, Sheldon Burahtein afirma: ”Información confidencial, también
está referida a la información privilegiada, la cual se refiere a cualquier información que no está disponible al público y que otorga a su poseedor una ventaja sobre otros que no la conocen. Información de cualquier tipo, financiera, comercial o técnica, que puede ser protegida como información confidencial. La información confidencial es también conocida como trade secret, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica ”3 Más adelante, señala el mismo autor que: “La información confidencial incluye
al Know How. El KnowHow es un conocimiento fáctico que no puede ser descrito exactamente como una entidad separada. Cuando es usado en combinación con otros conocimientos, el resultado es una habilidad especial para producir o hacer algo que de otra forma no podría ser llevado a cabo con la misma exactitud o precisión necesaria para e l éxito comercial”4 Por otro lado, al interior de nuestro sistema jurídico europeo continental, se le denomina secreto industrial, secreto empresarial, conocimientos técnicos no patentados, información no divulgada, entre otros. El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, acertadamente encuentra que el término Know How, al momento de su traducción al español, trae consigo cierta incertidumbre dependiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefiere (a 2
Nishan Swais, LL.B.; “Protecting Trade Secrets”, International Self -Counsel Press Ltd., First Edition, November 1996, Toronto, Canada, pàg.12. “The term “trade secret” is often used interchangeably with the term “confidential business information”. You many also find trade secrets referred to as “proprietary information”, “proprietary confidential information”, “confidential information”, “secret information”, “business secrets” and “business information”. 3
Sheldon Burahtein P. Emg., B.C.,., LL. B.; “The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property Law, Canada Law Book Inc., Ontario, Pàg.147. “Co nfidential information, also referred to as proprietary information, is any information which is not publicly available and gives to the possessor an advantage over those who do not know it. Information of any type, financial, commercial or technical, may be protected as confidential information. Confidential information is also referred to as a trade secret, particularly in the United States” 4
Ibidem pág.147. “Confidential information includes know -how. Know-how is factual knowledge which cannot be precisely described as a separate entity. When used in combination with other knowledge, it results in the ability to produce or do something that could not otherwise be done with the same accuracy or precision necessary for commercial success”
fin de no entrar en mayores disquisiciones) denominarlo como conocimientos técnicos, y señala lo siguiente; ...“El estudio del régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos se ha visto innecesariamente complicado, en los países de
habla hispana, por la introducción en la práctica comercial y en la doctrina de la expresión inglesa know – how. Se trata de un uso también frecuente en Francia y Alemania,” (...)” puede aquí observarse que esa voz no forma parte de los
conceptos esenciales utilizados por la legislación y, en general, por la jurisprudencia, para solucionar las cuestiones concretas que se plantean respecto de los conocimientos técnicos.” Y agrega: “Nada ha impedido, por cierto, que en las traducciones del español al inglés se utilice la voz know – how como equivalente de la expresión “conocimientos técnicos” , empleada en legislaciones de países hispanohablantes”5
Debe entenderse entonces por Know How, al conjunto de conocimientos de carácter secreto que posee un valor económico en el mercado y que es de aplicación al campo industrial o comercial, el cual nos permite obtener una ventaja cualitativa o cuantitativa en el desarrollo de dichas actividades, y que se puede transmitir a cambio de una contraprestación económica. 2.
Características del Know How
Para que el Know How sea reconocido como tal, deberá reunir ciertos requisitos; cualquier información que se mantenga oculta no resultará necesariamente merecedora de protección jurídica como Know How. En el caso del Know How, la legislación comparada ha resumido en tres estos elementos: 1) el carácter secreto de la información, 2) que ésta tenga un valor comercial por tal motivo y, 3) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto. Sin embargo, es necesario desarrollar estos sucintos criterios para encontrar el significado ontológico del Know How; por lo que a continuación expondremos sus principales características. 2.1. Carácter secreto de la información
Un secreto es algo que alguna persona intenta evitar que se haga de conocimiento general6
5
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pág.17, 18. 6
Nishan Swais, LL.B.; Ob. Cit., pàg.11, “A secret is something that someone is trying to prev ent from becoming generally known”
La doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carácter de secreto a fin de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra manera no tendría objeto su tutela jurídica al pasar a ser de dominio público. Sin embargo, es necesario aclarar que para efectos de este análisis, deben considerarse como equivalentes, información secreta e información confidencial. En ambos casos puede afirmarse que los conocimientos son secretos. El secreto será un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas 7. El secreto, por tanto, es un estado de hecho o situación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas 8. Esta información relevante debe estar en dominio de un número muy reducido de personas, sino sólo de una. Quién querría adquirir a título oneroso información relevante que bien podría conseguir sin desembolsar un solo centavo. Esto se debe a que el Know How puede resultar siendo patentable o no patentable, dependiendo de que cumpla con los requisitos que el régimen exige, o del mayor o menor interés del poseedor de dicho conocimiento en legalizar el mismo, y es que la magia del Know How radica en el secreto. En ese sentido, bien puede reunir éste los requisitos de patentabilidad exigidos en el régimen de patentes de invención como son: novedad, altura inventiva y ser susceptible de aplicación industrial (entendida en sentido amplio 9); pero a cambio de la protección por parte del ordenamiento jurídico mediante el otorgamiento de la patente, que en buena cuenta es un “monopolio legal” se
deberá dilucidar dicha información convenientemente a fin de que la sociedad se beneficie con la misma y sobre esa base se puedan proseguir nuevas investigaciones. Bajo ese concepto, si es patentada la información de que se trate, pasará en su momento a conocimiento del dominio público por la misma naturaleza del sistema de patentes y sólo estará bajo el “paraguas” de su protección jurídica por el tiempo que se lo permita dicho régimen 10, luego de lo cual la información podrá ser aprovechada libremente por el público en general.
7
Gómez Segade, José Antonio; Ob. Cit., pág.42.
8
Crespi; en “La tutela penale del segreto”, Palermo, 1952, pàg. 7; citado por Gómez Segade, ibidem pág.43. 9
Tiempo atrás, la doctrina reconocía que el término “aplicación industrial” debería entenderse taxativamente; sin embargo, con el devenir del tiempo se ha flexibilizado tal concepción a fin de poder otorgarle a las patentes de invención un mayor ámbito de protección jurídica; por tal motivo es común hoy en día entender y aceptar dicho término de manera extensiva de modo que abarque la idea de su ap licación comercial. 10
Veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la re spectiva solicitud en un país miembro del Convenio de París. Ver Art.50º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Art.33 de los ADPIC. y Art. 60 del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Indus trial.
De otro lado, si no es patentable, por no reunir los requisitos que éste régimen exige, no se le debe desproteger ni desamparar jurídicamente, más aún si el mercado le otorga un valor económico a tales conocimientos; por lo que a fin de preservar dicho valor es imprescindible mantenerlo en secreto. Este carácter secreto del Know How tendría su único aparente inconveniente en la necesidad de transmitir la información a aquellas personas que deban de conocerla para su utilización o aplicación, lo que resulta ser necesariamente obvio. Al respecto, Cabanellas opina: “No cabe exigir en este sentido, que los conocimientos secretos sólo sean accesibles a su titular, pues ello no sólo va en contra de la acepción corriente del concepto de secreto, sino que impediría la utilización económica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicación a empleados, proveedores u otros círculos limitados de personas” 11. Por su parte, Albert Font Segura señala que: “La nota singular y esen cial que
define a estas informaciones es que son secretas, esto es reservadas u ocultas; por lo tanto, tan sólo un número limitado de personas pueden tener acceso a las mismas. El conocimiento en cuestión no tiene que ser de dominio público (common knowledge ), entendiendo con ello el conjunto de competidores que puedan estar interesados en el contenido del secreto, en cuyo caso no habrá protección alguna”12. El profesor Pedro Portellano Díez, al referirse sobre este tema afirma que, “es
preciso que la información posea el carácter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros constituye, como es obvio, el presupuesto esencial de su existencia y protección. El carácter reservado de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al poseedor de los mismos. Dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen”13. Por su parte, manifiesta al respecto Cabanellas de las Cuevas que, “la condición
de confidencialidad14 de la tecnología15 es un requisito fundamental para su protección jurídica”16. De otro lado Gómez Segade señala (al referirse al rasgo oculto del secreto) que “el carácter reservado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto
esencial para la existencia del secreto industrial. Más aún, se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituyeel elemento fundamental y decisivo 11
12
Cabanellas, Op. Cit., pág. 55. Font Segura, Albert; “La protección Internacional del Secreto Empresarial”, Eurolex, Madrid, 1999,
pág.51. 13
Portellano Díez, Pedro; “Protección de la Información no divulgada”, en Material de Lectura Nº 4, Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Semestre 2004-I. 14
15 16
Refiriéndose al carácter secreto de la información. En clara alusión al know how. Cabanellas de las Cuevas; Op. Cit., pág. 60.
para la existencia del secreto industrial”. Agrega que, “...el carácter oculto de los
conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al empresario (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen; o porque, aún conociéndolo, no saben que es empleado por su competidor. La falta de divulgación es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construcción del secreto industrial”17; sin embargo, no debe ser suficiente el ocultamiento de la información, debe además, configurarse otros elementos a fin de efectivizar la protección del Know How, estos son: el elemento subjetivo y el elemento objetivo que revisaremos a continuación. 2.2. Elemento subjetivo
En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto industrial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener oculto el mismo18. Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad de su titular en orden a mantener ocultos determinados conocimientos 19. Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de mantener aquella información oculta; sabe que tiene entre “sus manos” un elemento que lo puede hacer más competitivo en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus actividades industriales o comerciales. Tiene entonces, el deseo de que la información que posee no sea de conocimiento de terceros (sin su autorización o consentimiento) y no desearía que un competidor tenga acceso a la misma. Él, ha pensado en el valor económico de esa información e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas. Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del Know How sepa que éste tiene algún valor industrial o comercial pero no le interesa (por su vocación filantrópica (, ocultarlo, y lo transmite a sus colegas de profesión u oficio o a cualquier otra persona; o lo publica en algún medio de difusión. En este supuesto, no existiría el elemento subjetivo del que hablamos, ya que el poseedor del Know How no tiene voluntad alguna de mantener en secreto su información. Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se construya la figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto industrial deberá manifestar claramente su voluntad en tal sentido 20.
17 18 19
20
Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 187 y 188. Ibidem, pág. 224. Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 222. Ibidem, pág. 224.
Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la protección legal del Know How, ya que sin el ánimo manifiesto, de preservar secreta una información determinada, no concurrirántodos los requisitos imprescindibles para configurar el secreto empresarial21. Esta voluntaddeberá en todo caso de manifestarse a través de una cláusula contractual, en donde se especifique debidamente en qué consiste el secreto a guardar. Sin embargo, para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una expresa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención. Es preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que traten de lograr su efectividad 22. El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este aspecto, señala: “Ese deseo constitutivo del elemento subjetivo, sin el cual no cabe hablar
de secreto, se manifiestaen la esfera jurídica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los órganos encargados de la aplicación de la protección legal concedida a los poseedores de secretos. Los titulares de conocimientos tomarán precauciones para que éstos no lleguen a poder de terceros, impondrán obligaciones de no divulgación sobre sus empleados o sobre las firmas a las que transmitan tales informaciones, adaptarán su producción a la intención de que los procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros, etc.”23. En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la confidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, así, aparece otro elemento que pasaremos a revisar a continuación. 2.3. Elemento objetivo
A fin de mantener el carácter secreto de la información, el poseedor del Know How no sólo deberá tener la voluntad (elemento subjetivo) de que ésta no llegue a conocimiento de terceros no autorizados, sino que deberá llevar a cabo una serie de actos tendentes a conservar fuera del alcance de éstos tal información. Gómez Segade señala que, “los secretos industriales constituyen valores
incorporales de la empresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de valores empresariales. De ahí que los secretos en alguna ocasión24 hayan sido denominados “alma de la empresa”. En suma, el elemento objetivo del secreto está constituido por el interés de la empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva27; es decir, el interés por mantener su posición o situación en el mercado. 21 22
23 24
Font Segura, Alberto; Op. Cit. pág. 55,56. Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 232 y 242. Cabanellas de las Cuevas Guillermo; Op. Cit., pág. 56.
Gómez Segade, José. Op. Cit. pág.246, refiriéndose a una sentencia del Tribunal de París de 06 de Junio de 1908, que resolvió el caso Bliss te Cie. C. Sperber, Ann., 1908, Págs.322 y ss. (pàg.324)
Debe entenderse entonces, que al referirnos al interés como elemento objetivo, estaremos hablando de conocimientos útiles para la empresa cuyo conocimiento por personas no autorizadas podría causar perjuicio a su poseedor legítimo al ver vulnerada su capacidad competitiva. En ese sentido como veremos más adelante, el poseedor del Know How deberá tener sumo cuidado y extremar sus precauciones a fin de no verse perjudicado con la divulgación de su secreto. Este interés debe entenderse también, como la actitud que adopta el titular del conocimiento técnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a fin de que no se conozca su contenido. Es decir, el poseedor del Know How debe tomar las precauciones razonables para eliminar en lo posible el riesgo de que la información confidencial que maneja sea procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u oficina deberá agotar los medios para señalar los lugares donde no puede tener acceso libremente todo el personal. De igual modo, plasmada la información confidencial en papel u otro soporte técnico, tendrá que señalar en forma clara y visible el carácter secreto de la misma, a fin de evitar poner en riesgo dicha información, al actuar con indiferencia en la protección y manejo de la misma. 2.4. Ventaja competitiva
Definitivamente, la clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la industria o el comercio y este uso o aplicación nos debe poner eventualmente un paso delante de nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de competir en el mercado, es esta ventaja la que genera el interés sobre su adquisición; es ese “algo” innovador,
diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atractivo. Al respecto, Cáceres Barraza César explica: “La ventaja competitiva se obtiene,
por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados - sea que fueren útiles o no-; pero éstos no se logran sino después de haber invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan sólo el dinero; y es esa inversión la que empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le brindan fuerza competitiva y valor de licencia”25. En tal sentido, podemos decir que compartimos en parte tal idea; sin embargo, no estamos de acuerdo en que estos conocimientos tengan que haberse obtenido necesariamente luego de haber invertido “gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero”, ya que, sin lugar a dudas, es posible que ocurra por obra del azar, es
decir, que también podría ocurrir que ese conocimiento especial, único o diferenciado, surja como resultado de una serie de intentos en la búsqueda de 25
Cáceres Barraza César; “Protección Jurídica de los Secretos Empresariales” Ed. Cuzco, Lima, 2002, pág. 91.
otra cosa, y que por obra del azar o de la casualidad nos encontremos con este elemento novedoso, o con esta nueva forma de hacer las cosas, lo que no necesariamente podría haber requerido gran cantidad de tiempo, esfuerzo o dinero. Y en todo caso bien podría haberse heredado o adquirido de forma graciosa o por el favor de un tercero, casos que no dejan de ser posibles. Así, no sería el esfuerzo, ni el tiempo, ni el dinero necesariamente lo que motivaría al poseedor de dicho conocimiento a mantenerlo en secreto por considerar que tiene un valor económico, sino que sería en todo caso la expectativa que nace de poder obtener ganancias de su utilización, al ponernos un paso adelante y brindarnos intrínsecamente dicha ventaja en el mercado. Font Segura señala al respecto que la ventaja competitiva de una empresa no se basa únicamente en el producto en sí, en su producción o distribución, sino que es crucial también toda la actividad empresarial desarrollada en función de unos conocimientos o informaciones desconocidos y reservados, por el resto o la mayoría de competidores (...) El carácter beneficioso del secreto proviene de la exigencia del carácter competitivo del conocimiento (...) La información reservada debe tener carácter competitivo al conferir una ventaja económica en el mercado26. 2.5. Valor económico de la información
De nada serviría que por el sólo hecho de que cierta información industrial o comercial se mantenga en secreto, ésta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurídico. Para que el Know How tenga la debida protección jurídica deberá, además de los elementos anotados líneas arriba, ser susceptible de valoración económica, y esto será consecuencia de la ventaja competitiva que nos ofrece. En efecto, si el Know How es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabricación de determinado producto o el desarrollo de la prestación de un servicio, sea porque reduce los costos de producción o minimiza el tiempo de consecución de los objetivos planteados en la empresa, esto necesariamente le otorgará una ventaja competitiva. Y como consecuencia de esa ventaja, la información adquiere un determinado valor económico, susceptible de intercambio en el mercado. En ese orden de ideas, el Know How tendrá valor económico en el mercado sólo sí aporta un mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de otro modo no tendría ningún atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos. Cabanellas refiere en este sentido: “Esos
conocimientos técnicos capaces de adquirir valor son de muy distinta naturaleza. Los habrá con aplicación industrial, utilizables en la agricultura, requeridos por la minería, empleables en la prestación de servicios, etc. Todos 26
Font Segura, Albert, Op. Cit. pág. 54.
ellos presentan la característica común de cumplir una función económica, de poder ser protegidos mediante su mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurídica para su elaboración, uso y diseminación. Esa característica es la que justifica la protección de la tecnología industrial y la que debe igualmente fundamentar la extensión del régimen jurídico de los conocimientos técnicos a todos ellos”27. 2.6. Información susceptible de ser usada en la industria o el comercio
De nada valdría que estos conocimientos, pese a que hayan adquirido algún valor económico en el mercado, no sirvan para ser aplicados en la industria o el comercio. La propia esencia del Know How es la aplicación práctica de sus elementos constitutivos para el desarrollo de estas actividades, por lo que resulta imprescindible a nuestro juicio, el cumplimiento de dicho requisito. 2.7. Información generalmente no conocida
A este respecto, es menester hacer una breve reflexión. A diferencia de los inventos cuyos requisitos de patentabilidad a saber son: la novedad, altura inventiva y su posibilidad de ser aplicados industrialmente, siendo el primero de los nombrados requisito sine qua non para el otorgamiento de la protección jurídica que le brinda la sociedad a su titular a cambio de una exclusiva de dominio por un tiempo determinado, en el caso del Know How, consideramos que no es necesaria la exigencia de la novedad, ya que bien puede ocurrir que la información que se maneje no sea nueva, ya que ésta se puede haber rescatado de alguna fórmula ancestral o manera muy antigua de llevar a cabo algo que cayó en el olvido o dejó de usarse hace machísimos años y que nadie la recuerde o sea capaz de llevarla a cabo actualmente, pero que para el caso práctico en el momento de su posible aplicación, le va a otorgar a su poseedor una ventaja competitiva en el mercado. Es por ello que al utilizarse el término información generalmente no conocida, debe entenderse como tal, al conocimiento técnico al cual el competidor o competidores no tengan acceso fácilmente, o que su desarrollo u obtención no sea de fácil aprehensión o puede que demande alguna dificultad técnica. III. Conclusiones Conforme hemos visto en el desarrollo el presente artículo, el término Know How, no esta referido a cualquier clase de conocimiento conforme se viene utilizando comúnmente, es algo más; y para que merezca protección en al 27
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., pág. 39.
ámbito jurídico debe reunir determinadas características que delimitan su esencia. Consideramos asimismo, necesario puntualizar que, nos ha tocado vivir en esta edad contemporánea una serie de cambios paradigmáticos no sólo en las formas de producción y comercialización, sino también por ejemplo, en el uso y manejo de la información. Estamos viviendo en una era tecnológica, en la denominada “sociedad de la información”; la informática ha influido mucho en
ello y gran parte de esa transformación se debe al desarrollo meteórico del uso de la Internet, todo ello ha traído consigo cambios en el uso y manejo de la información y por qué no decirlo, existe el criterio casi universalizado de liberalizarla para acceder a mejores estándares de vida. Sin embargo, en el campo comercial e industrial en donde se utiliza el Know How, aún habría que meditar sobre la liberalización de la información secreta, ya que esta peculiar forma de manejar la información nos otorga una ventaja competitiva en el mercado; este conocimiento oculto obtiene un valor muchas veces incalculable que de otro modo no podríamos mantener, un ejemplo simbólico sería el caso de la empresa fabricante de bebidas “Coca-Cola” y su mundialmente desconocida fórmula secreta; ¿cuáles serían las consecuencias económicas si se divulgase dicha información?, si solamente la marca “CocaCola” está valorizada hoy en el mercado mundial en más de 44 mil millones de
dólares millones de dólares28. Dejamos abierta la interrogante, a fin de que pueda ser objeto de consideraciones posteriores.
28
http://www.eluniversal.com.mx/notas/420484.html, tomado el 13 de Mayo del 2008.
IV. Bibliografía Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”. Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 548 p. Cáceres B., C. (2002).“Protección Jurídica de los Secretos Empresariales”. Lima,
Ed. Cuzco, 283 p. FONT S., A. (1999). “La Protección Internacional del Secreto Empresarial”.
Madrid, Eurolex, 267 p. Gómez S., J. A. (1974). “El Secreto Industrial (Know -how)”, Editorial Tecnos,
Madrid, pp.411. INDECOPI, “Compilación Legislativa de Propiedad Intelectual” (1997).
Segunda Edición. Lima, 420 p. Nishan S., LL. B. (1996). “Protecting Trade Secrets”, International Self -Counsel
Press Ltd. First Edition. Canadá - Toronto, 145 p. Portellano D., P. (2004). “Protección de la Información no divulgada”, en
Material de Lectura Nº 4, Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Semestre 2004-I. Lima. Sheldon B., P. y EMG LL.B., “The Corporate Council Guid e to Intellectual Property Law”. Canadá – Ontario, Law Book Inc. 216 p.
