Merkblatt US-Markenanmeldungen
A. Einleitung Grundsätzlich ähnelt das Verfahren für das Erlangen einer US-Marke dem deutschen Markenverfahren sehr. Dies gilt sowohl für das Anmeldeverfahren und die Eintragungsvoraussetzungen, als auch für die Relevanz älterer Drittrechte sowie die Notwendigkeit der Überwachung und Verteidigung einer geschützten Marke.
B. Anmeldeverfahren Eintragungsvoraussetzungen In den USA können Worte, Phrasen, Symbole, Designs, Initialen, Töne, Gerüche und Farben als Marke eingetragen werde. In jedem Fall muss die Marke geeignet sein, Produkte eines Mitbewerbers von denen eines anderen zu unterscheiden. Ferner gilt – wie in Deutschland - der Grundsatz, dass sich die Marke nicht Angaben erschöpfen darf, welche für die mit der Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend sind.
Entstehung des Markenschutzes Auch in den USA kann Markenschutz auf zwei Arten entstehen: Zum einen durch Registrierung beim US Patent- und Markenamt (United States Patent- and Trademark Office, USPTO), zum anderen durch Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr mit Verkehrsgeltung. Durch Benutzung erlangt eine Marke aber nur in dem geographischen Gebiet Schutz, in dem die Marke auch tatsächlich benutzt worden ist. Bringen sie beispielsweise – ohne Registrierung beim USPTO – ein Produkt mit dem Namen „Lucky Kaugummi“ nur im Staat Florida auf den Markt, so können Sie einen Mitbewerber nicht daran hindern, ein identisches Produkt mit derselben Marke „Lucky Kaugummi“ in Kalifornien anzubieten. Im Gegensatz hierzu erhält man durch die Eintragung einer sog. „Federal Trademark“ beim USPTO einen US-weiten Schutz.
Sonderfall “District Trademarks” Rechtsquellen des Markenschutzes in den USA Das US-Markenrecht kennt zwei wesentliche Quellen: Das bundesstaatliche State Common Law und das landesweit geltende Federal Trademark Law, welches durch den Lanherm Act 1946 erlassen worden ist. Das Federal Trademark Law regelt den Schutz solcher Marken, die für alle Bundesstaaten der USA eingetragen sind. Das jeweilige bundesstaatliche Recht betrifft dagegen nur regional geschützt Marken.
Es ist auch möglich, Marken in bestimmten einzelnen Staaten in den USA registrieren zu lassen, so genannte „District Trademarks“. Diese Marken geniessen in den Staaten der USA Schutz, in denen sie angemeldet worden sind. Mit einer „Federal Trademark“ kann die Benutzung einer verwechslungsfähigen „District Trademark“ in einem anderen Bundesstaat nicht verboten werden, wenn diese älter ist, die Benutzung nur in diesem einen Staat erfolgt und die Produkte, die unter dieser Marke vertrieben werden, nicht ausserhalb dieses Staates gelangen. In einigen Fällen sollte daher erwogen werden, als Ergänzung des Schutzes zu der Federal Trademark diese Marke auch in den einzelnen Staaten separat als District 1/4 www.technik-recht.de © 2007, Wolfgang Heisel
Trademark anzumelden. Dies ist jedoch für Ausländer von untergeordneter Bedeutung.
Anmeldeverfahren beim USPTO Das amerikanische Anmeldeverfahren ist dem deutschen sehr ähnlich. Auch dort ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einzureichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass nicht, so wie im deutschen Verfahren, nur Oberbegriffe für das Warenund Dienstleistungsverzeichnis verwendet werden dürfen, sondern das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sehr konkret ausformuliert wird. So genügt etwa die Warengruppe „Schmuck“ in Klasse 14 nicht; es muss dezidiert gesagt werden, um was für Schmuck (z.B. Ringe, Halsketten, Ohrringe, etc.) es sich handelt. Wir empfehlen dringend, bevor die Marke in den USA angemeldet wird, eine Recherche nach bereits eingetragenen ähnlichen Marken oder anderen Rechten durchzuführen. Nur so kann die Gefahr, eine Markenanmeldung einzureichen, die wegen älterer Markenrechte vom USPTO abgelehnt wird, reduziert werden. Die für eine zurückgewiesene Anmeldung bezahlten Gebühren werden nämlich vom Amt nicht zurückerstattet.
Prüfungsverfahren In Deutschland prüft das Deutsche Patentund Markenamt nur das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, wie zum Beispiel Unterscheidungskraft oder Freihaltebedürfnis einer Marke. Die Interessen eines anderen Markeninhabers (relative Schutzhindernisse) – etwa weil diese Marke sehr ähnlich mit der Marke des Anmelders ist und daher Verwechslungsgefahr bestehtwerden bei der Eintragung in Deutschland nur dann berücksichtigt, wenn die Verletzung dieses Rechtes offensichtlich erscheint. Ansonsten sind Dritte darauf angewiesen, ihre Rechte selber geltend zu machen. Das amerikanische USPTO ist sehr streng und geht sehr schnell davon aus, dass eine neu anzumeldende Marke die Interessen einer schon eingetragenen offensichtlich verletzt. Hierzu recherchieren die Eingangsprüfer von Amts wegen. Sofern der
Konflikt nicht unmittelbar beseitigt werden kann, verweigert das USPTO die Eintragung. Sofern keine ausseramtliche Zustimmung des Inhabers der älteren Marke erzielt werden kann, muss dieses u.U. in einem kostenintensiven Verfahren eingeklagt werden.
C. Benutzung der Marke Grundsätzlich sollen in den USA nur solche Marken Schutz erhalten, die auch tatsächlich benutzt werden. Andernfalls sind sie aus dem Register zu löschen. Der Nachweis der Benutzung stellt in den USA ein aufwendiges Verfahren dar. Für die Anmeldung einer Marke, die bereits benutzt wird, ist erstens das Datum der Erstbenutzung der Marke anzugeben. Die Erstbenutzung kann irgendwo in der Welt erfolgt sein. Zweitens muss das Datum der ersten Benutzung in den USA angegeben werden, was dann im Register auch eingetragen wird. Für den Nachweis der Benutzung fordert das USPTO konkrete Benutzungsbeispiele. Die Auflage ganz bestimmte Benutzungsbeispiele vorzuzeigen, stösst häufig auf Unverständnis bei der Mandantschaft sowie den kooperierenden Anwälten, da das Suchen nach der geeigneten Materialien sich manchmal als problematisch erweist. Insbesondere wenn die Marke nicht an den Waren angebracht ist. Wenn überhaupt kein Aufkleber, Etikett oder Verpackung oder sonstiges Material zur Verfügung steht, können u.U. Gebrauchsanleitungen (Manuals) oder Rechnungen vorgelegt werden, die mit der Marke versehen sind. Anders als in der europäischen Praxis werden in den USA als Benutzungsbeispiele keine Kataloge oder Broschüren anerkannt, um zu zeigen, wie die Marke benutzt wird. Eine Ausnahme besteht bei Versandhäusern, deren Kataloge mit einem Bestellschein ausgeführt sind. Bei Dienstleistungen ist der Nachweis etwas leichter, da Werbemittel als Benutzungsbeispiele erlaubt sind. Aus Ausdrucke von Internetseiten können als Beispiel herangezogen werden. Die Prüfer haben keine Ermessenfreiheit, was die Benutzungsbeispiele betrifft und 2/4 www.technik-recht.de © 2007, Wolfgang Heisel
halten sich daher streng an die amtlichen Vorschriften und Regeln. Findet zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine Benutzung der Marke in den USA statt, sind folgende Wege zur Erlangung einer US-Markeneintragung möglich:
1. Benutzungsabsicht (intenti on to use)
Gibt der Anmelder eine bona-fidae intenti- bona-fidae intenti- on to use -Erklärung -Erklärung ab (Erklärung über die gutgläubige Absicht der Benutzung), wird die Markenanmeldung bis zur Eintragungsreife durch das USPTO bearbeitet. Die eigentliche Eintragung erfolgt jedoch erst nachdem der erforderliche tatsächliche Benutzungsnachweis erbracht worden ist. Dies kann bis zu drei Jahren nach der Gewährung der Anmeldung hinausgezögert werden, bis schliesslich die Anmeldung erlischt. Diese Verzögerung ist aber kostspielig, den halbjährlich muss ein gebührenpflichtiger Fristverlängerungsantrag gestellt werden. 2. Heimatanmeldung als Grundlage
Innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag (Prioriät) einer Marke im Heimatland des ausländischen Markenanmelders, muss die Nachanmeldung unter Beanspruchung der Priorität der Heimatmarke in den USA erfolgen. Zusammen mit dieser Einreichung muss die o.g. bona-fidae (gutgläubige) (gutgläubige) Absicht der Benutzung erklärt werden. Spätestens nach der Prüfungsphase ist eine beglaubigte Abschrift der Heimateintragung erforderlich, um die Eintragung zu erlangen. Ansonsten erfolgt eine Zurückweisung. 3. Heimateintragung als Grundlage
Wurde die Prioritätsfrist nicht in Anspruch genommen und es besteht seit längerer Zeit eine Heimateintragung, so kann die US-Anmeldung auch auf die Heimateintragung gestützt werden. Eine beglaubigte Abschrift der Heimateintragung ist erforderlich. Zu beachten ist, dass mit den letztendlich auf der Heimateintragung beruhenden Eintragung solange keine Verbietungsrechte gegenüber Dritten entstehen, bis die Marke für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen tatsächlich in den USA
benutzt wird. Die US-Eintragung, die nur auf der Heimateintragung beruht, verfällt automatisch, wenn zwischen dem 5. und 6. Eintragungsjahr kein Benutzungsnachweis erbracht werden kann.
D. Eintragungsverfahren Sobald das USPTO die Prüfung erledigt hat, erfolgt eine Veröffentlichung in der offiziellen Gazette. Diese Publikation löst eine 30-tägige Wiederspruchsfrist für Markeninhaber aus, die sich durch diese Anmeldung in ihren Rechten verletzt glauben. Ein Widerspruchsverfahren wird in einem Streitverfahren vor dem Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) durchgeführt, bei dem sowohl Anmelder als auch die widersprechende Partei beteiligt sind. Wenn kein Widerspruch erfolgt oder falls der Anmelder im Widerspruchsverfahren obsiegt, stellt das USPTO eine Eintragungsbescheinigung aus, wenn die Marke entweder tatsächlicher benutzt wird, aufgrund einer ausländischen Heimateintragung angemeldet wurde oder eine Eintragung wegen einer Erstreckung nach dem Madrider Markenprotokoll erfolgt. Im Fall einer intent to use -Anmeldungen -Anmeldungen erhält der Anmelder eine Nutzungsbewilligung. Im letzten Fall hat der Anmelder nun – wie bereits ausgeführt – 6 Monate Zeit, um die tatsächliche Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr in den USA nachzuweisen oder eine Verlängerung für weitere 6 Monate zu verlangen (höchstens viermalige Verlängerung auf max. 24 Monate möglich). Andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgezogen. Die Schutzwirkung selbst beginnt mit dem Eintrag ins Register, die Priorität wird aber zurückbezogen auf das Datum der Anmeldung. Der Markenschutz besteht für zehn Jahre. Nach fünf Jahren kann eine Erklärung über die ausschliessende, ununterbrochene Nutzung eingereicht werden; die Marke wird dann grundsätzlich unanfechtbar. Jeweils im letzten Jahr vor Ablauf der zehn Jahre Schutzdauer kann eine Erneuerung des Schutzes um weitere 10 Jahre beantragt werden.
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E. Verfahren nach dem Madrider Markenprotokoll Seit November 2003 ist es möglich, nicht unmittelbar in den USA, sondern auch zentral über das so genannte Madrider Markenprotokoll eine Markenanmeldung einzureichen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Anmelder in seinem Heimatland bereits eine angemeldete oder eingetragene Marke vorweisen kann. Die Vorteile sind: 1. Nur eine Anmeldung
Der Anmelder muss nicht auf den Eintrag seiner Heimatmarke warten, sondern kann gleichzeitig mit seiner nationalen Anmeldung auch die internationale Anmeldung einreichen. 2. Einmalige Zahlung
Es ist nur eine einmalige Zahlung von Anmeldegebühren notwendig. Eintragungsgebühren fallen nicht an.
d)
als es für die übrigen Länder notwendig ist. Dies kann wahlweise bereits mit der Anmeldung durchgeführt werden oder aber auf Anforderung des Prüfers (was aber wiederum dazu führt, dass für eine Eingabe bei dem US-Patentamt ein US-Kollege beauftragt werden muss. Durch die Prüfung relativer Hindernisse (identisch oder ähnlich lautende Marken) werden von dem Prüfern Marken ermittelt, die in der Regel kein Konfliktpotential bilden. Dennoch ist es erforderlich, einen Vertreter zu bestellen, um diese Meinung zu entkräften.
2. Einschalten eines US-Anwalts
Sofern Einwände des Prüfers des USVerfahrens entstehen oder es liegt ein Widerspruch vor, so ist es notwendig, ein US-Markenanwalt einzuschalten. Die dadurch entstehenden Kosten sind nicht mit denen, die für die Hinterlegung/Anmeldung angefallen sind, abgedeckt. 3. Abhäng Abhängigk igkeit eit von von der der Heimat Heimatmar marke ke
3. Beschleunigung
Das USPTO, in welchem die Anmeldung für die USA weiter gereicht wird, muss die Anmeldung innerhalb von 18 Monaten behandeln. Es gibt jedoch auch Nachteile dieses Verfahrens:
Wird die Eintragung in dem Heimatland verweigert, so wird auch die internationale Anmeldung bei der WIPO gegenstandslos oder der bereits erfolgte Eintrag wird gelöscht. Damit fällt auch die Grundlage für die US-Anmeldung weg. Stand August 2007
1. Kein Gleichlauf
a)
b)
c)
Die WIPO registriert die internationale Marke, sofern die Kriterien des Madrider Markenprotokolls erfüllt sind. Diese internationaler Eintrag bewirkt jedoch nicht schon den nationalen Eintrag in den USA. Die WIPO veröffentlicht die Marke im internationalen Markenblatt und leitet die Anmeldung an das USPTO weiter. Das USPTO prüft sodann die Anmeldung nach amerikanischen Recht. Trotz der administrativen Vereinfachung bleiben die sachlichen Anforderungen nach US-Recht an die Markenanmeldung bestehen. Dies bedeutet u.a., dass eine Markenrecherche von Seiten des Prüfers durchgeführt wird und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den strengeren Kriterien der US-Marke entsprechen muss. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist konkreter zu formulieren
Sehr gerne informieren wir Sie näher über die Möglichkeiten und Risiken einer US - Markenanmeldung. Für die Anmeldung, Eintragung und Durchsetzung Ihrer Marke in den USA stehen wir und die mit uns verbunden verbu ndenen en US-Markenanwäl US-Markenanwält e Ihnen gerne zur Verfügung.
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